V případě Tomato II žádal vlastník patentu, stát Izrael, reprezentovaný izraelským ministerstvem zemědělství, o udělení patentu na způsob pěstování rajčat s nízkým obsahem vody, jakož i na produkty tímto způsobem vypěstované. Proti žádosti o udělení patentu podala námitku společnost Unilever N. V., registrovaná v Nizozemsku, která tvrdila nepřípustnost patentování s ohledem na to, že u biologických způsobů pěstování je dle čl. 53 písm. b) EPÚ patentovatelnost vyloučena. Evropský patentový úřad následně rozhodl, že dotyčný způsob pěstování není patentovatelný na základě již zmiňovaného čl. 53 písm. b) EPÚ (rozhodnutí „Tomato I“[1]). Proti tomuto rozhodnutí podal navrhovatel stížnost.

V případě Broccoli II bylo vlastníkem patentu, společností Plant Bioscience Limited, registrované ve Velké Británii, požadováno udělení patentu na způsob pěstování brokolice druhu Brassica se zvýšeným podílem zdraví prospěšných hořčin, vyvinutý prostřednictvím křížení speciálních druhů brokolice Brassica a následným výběrem hybridů obsahujících zvýšený podíl požadovaných látek. Žádost o udělení patentu se dále vztahovala i na brokolici Brassica vytvořenou tímto hybridním křížením a její semena. I v tomto případě bylo původně rozhodnuto (rozhodnutí „Broccoli I“[2]), obdobně jako v případě Tomato I, že je patentování vyloučeno s ohledem na čl. 53 písm. b) EPÚ a proti rozhodnutí byla podána stížnost.

Stížnostmi se zabýval technický odvolací senát Evropského patentového úřadu[3]. Tento se obrátil na Velký odvolací senát s dotazem, co přesně se rozumí pod termínem „v podstatě biologický“ způsob pěstování. Na konci roku 2010 stanovil Velký odvolací senát ve svých rozhodnutí Broccoli I (G 2/07) a Tomato I (G 1/08) jasně, že způsoby pěstování, při nichž dochází k pohlavnímu křížení genomů a jejich následné selekci, nejsou patentovatelné, byť jsou prováděny za pomoci molekulárních markerů[4]. Otevřená však zůstala otázka, zda se vynětí z patentovatelnosti vztahuje i na rostliny získané jako výsledek takovéhoto způsobu pěstování a jako taková byla v průběhu dalšího řízení o stížnosti znovu předložena Velkému odvolacímu senátu. 

V rozhodnutích Tomato II a Broccoli II Velký odvolací senát stanovil, že výjimka z patentovatelnosti pro „v podstatě biologické způsoby pěstování“ dle čl. 53 písm. b) je stanovena příliš úzce a zákaz patentování se nevztahuje na rostliny a rostlinný materiál, které jsou takovýmito způsoby vytvořeny.

V obou zmiňovaných případech se uplatňovaný nárok týkal produktu (modifikované rajče, brokolice), který byl definován prostřednictvím způsobu svého pěstování. Samotný druh nároku na udělení patentu (subject-matter claim[5]) v tomto případě spadá do kategorie tzv. product-by-process claim, to tedy znamená, že rostlina, která má být patentově chráněna, může být definována prostřednictvím procesu svého pěstování, a to ač způsob pěstování sám chráněn není, neboť představuje „v podstatě biologický způsob pěstování“.

K tomu, aby mohlo být nárokováno udělení patentu na produkt definovaný prostřednictvím procesem své výroby, je zapotřebí, aby byly splněny základní podmínky patentovatelnosti stanovené v čl. 52 odst. 1 EPÚ. To znamená, že patent musí splňovat zejména podmínky novosti (čl. 54 EPÚ), vzniku na základě vynálezecké činnosti (čl. 56 EPÚ) a průmyslového využití[6] (č. 57 EPÚ). Dále je též nutno prokázat, že proces výroby vyústil v opravdu nový produkt, nikoli produkt totožný s jiným produktem již existujícím[7], a že se nejedná o patentování odrůdy rostliny samé (čl. 53 písm. b) EPÚ). Z patentovatelnosti také není vyloučen návrh, který je formulován obecně a není v něm konkrétně uvedena individuálně určená odrůda rostliny, a to i pokud se potenciálně dotýká více druhů rostlin.[8]

Závěrem lze říci, že rozhodnutí Tomato II a Broccoli II Velkého odvolacího senátu konečně přináší jistotu v oblasti, v níž dosud panovaly velké pochybnosti. Tato rozhodnutí poskytují návod, jak se má v budoucnu Evropský patentový úřad stavět k otázkám patentů v oblasti biotechnologie rostlin a do budoucna usnadňují vynálezcům cestu k uplatnění jejich patentových nároků k ochraně výsledků jejich vynálezecké činnosti v této oblasti.    

Mgr. Jaroslava Saxlová,
právní asistentka

Mgr. Jana Čechová Náplavová,
advokát

TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s. r. o.

Trojanova 12
120 00 Praha 2
 
Tel.: +420 224 918 490
Fax: +420 224 920 468
e-mail: ak@iustitia.cz

--------------------------------------------------------------------------------
[1] Rozhodnutí Velkého odvolacího senátu Evropského patentového úřadu ze dne 9. 12. 2010, sp. zn. G 1/08
[2] Rozhodnutí Velkého odvolacího senátu Evropského patentového úřadu ze dne 9. 12. 2010, sp. zn. G 2/07
[3] První odvolací stupeň u Evropského patentového úřadu tvoří 28 technických odvolacích senátů a jeden právní odvolací senát. Druhý (a zároveň nejvyšší) odvolací stupeň je pak reprezentován Velkým odvolacím senátem.
[4] Molekulární markery jsou nejmodernějším typem markerů, které jsou založeny na detekci pomocí elektroforézy, v které makromolekuly (proteiny, DNA, RNA) jsou oddělovány na gelu v elektrickém poli. Blíže viz. Genetika populací - měření genetické variability - genetické markery [online]. Brno:  Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat Mendelovy univerzity v Brně, [cit. 23.10.2015]. Dostupné na www, k dispozici >>> zde.
[5] EPÚ v obecné rovině odkazuje na čtyři formy druhů patentu – patent na produkt, výrobní postup, zařízení a použití. Blíže viz Guidelines for Examination. Kinds of claim. Categories [online]. Munich. European Patent Office, [cit. 23.10.2015]. Dostupné na www, k dispozici >>> zde.
[6] Čl. 57 EPÚ: „Vynález se považuje za průmyslově využitelný, může-li jeho předmět být vyráběn nebo užíván v jakémkoli odvětví průmyslu včetně zemědělství.“
[7] Blíže viz. Guidelines for Examination. Product-by-process claim. [online]. Munich. European Patent Office, [cit. 23.10.2015]. Dostupné na www, k dispozici >>> zde. 
[8] Rozhodnutí Velkého odvolacího senátu Evropského patentového úřadu ze dne 20. 12. 1999, sp. zn. G 1/98

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz